il licensing

2. La licenza dei diritti patrimoniali

Il contratto di licenza, consente al titolare del diritto immateriale (c.d. licenziante) di attribuire ad un terzo (c.d. licenziatario) i diritti di sfruttamento economico mantenendo, però, la titolarità del diritto.

Tale tipologia contrattuale non è espressamente definita dal Codice di Proprietà Industriale rappresentando una tipologia negoziale autonoma, atipica dal punto di vista civilistico. Il diritto del licenziatario è stato talvolta assimilato ai contratti di locazione e di usufrutto.

Il contratto di licenza consente al titolare del diritto di avvalersi dell'organizzazione di un altro imprenditore per la diffusione del diritto nel mercato o per il consolidamento dello stesso.

Inoltre, il licenziante può ricevere un corrispettivo per la licenza, ossia un guadagno netto senza alcun rischio organizzativo e produttivo, che può essere ancorato alla percentuale del fatturato del licenziatario con le c.d. royalties.

Aspetti giuridici riguardanti la licenza d’uso

Panoramica giuridica generale sui contratti di licenza d’uso

Il contratto di licenza può essere a titolo oneroso ovvero gratuito, può essere esclusivo o meno, e, con riferimento ai marchi, può avere ad oggetto la totalità ovvero una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato.

Il contratto di licenza è generalmente a titolo oneroso, ossia prevede un corrispettivo a carico del licenziatario che potrà sfruttare il diritto immateriale, nei limiti previsti dal contratto di licenza. Il corrispettivo può consistere in una somma di denaro una tantum o in un canone periodico che può essere commisurato in tutto o in parte ai ricavi del licenziatario per lo sfruttamento del diritto immateriale, le cosiddette "royalties".

Le licenze a titolo gratuito sono estremamente rare, ma possono essere stipulate nel caso in cui, ad esempio, il licenziante voglia avvalersi della collaborazione del licenziatario per diffondere nel mercato una tecnologia ancora sconosciuta e con poco mercato.

La licenza può essere esclusiva, ossia a favore di un solo soggetto per un determinato ambito territoriale, ovvero, non esclusiva qualora il licenziante conceda il diritto di sfruttamento economico del diritto a più soggetti all'interno di un determinato ambito territoriale.

Pertanto, la limitazione territoriale, che restringe il diritto di sfruttamento economico del licenziatario, è funzionale alla realizzazione di un sistema di licenze esclusive.

Il contratto di licenza, in generale, può essere limitato in relazione al tempo, alla tipologia, alla destinazione e alle caratteristiche tecniche dei prodotti.
Il contratto di licenza esplica la sua funzione primaria nel caso in cui il licenziante, ad esempio, non abbia le capacità economiche e organizzative per sfruttare il marchio per determinate classi di prodotto, ovvero, non abbia le capacità per la ulteriore diffusione del marchio nel mercato.

Il contratto di licenza può essere ceduto in conformità ai principi generali del diritto civile, e, di conseguenza, sarà necessario il consenso del contraente ceduto (ossia del licenziante).

Per quanto riguarda le sublicenze, esse sono ammesse solo quando consentite dal titolare del diritto. In ogni caso, le sublicenze possono essere escluse da apposite clausole contrattuali.

La licenza esclusiva e la licenza non esclusiva

Definizione e analisi dei vantaggi e degli svantaggi relativi

Il contratto di licenza può essere a titolo esclusivo ovvero non esclusivo.
La licenza non esclusiva consente al titolare del diritto ovvero ad altri licenziatari di sfruttare economicamente la licenza all'interno del medesimo ambito territoriale concesso al licenziatario.
La licenza esclusiva impegna il titolare del diritto, invece, a non concedere la licenza ad altri ovvero a non sfruttare direttamente il diritto nell'ambito territoriale riservato al licenziatario. Pertanto ai fini della determinazione dell'esclusività sarà necessario prendere in esame l'ambito territoriale della licenza e della presenza in quel territorio di altri soggetti legittimati allo sfruttamento economico di quel diritto.
Per quanto attiene alla licenza esclusiva, la concessione può avvenire in due modi differenti.
In un primo caso, il licenziante si obbliga a non concedere ulteriori licenze anche in altri ambiti territoriali e a non sfruttare neanche lui il relativo diritto di privativa industriale. Si tratta di una ipotesi piuttosto rara.
In un secondo caso, il licenziante sfrutta direttamente, o anche a mezzo di licenziatari paralleli, tale diritto in altri ambiti territoriali diversi rispetto a quello riservato all'esclusivista. In questo secondo caso sorgono una serie di problemi, quale ad esempio la tutela del licenziatario con riguardo alle attività di importazioni di prodotti ad opera dal titolare del diritto o da licenziatari paralleli.

La licenza d'uso gratuita

Il significato e le analogie con il consenso dell’autore

La licenza d'uso è a titolo gratuito nei casi in cui non sia previsto un corrispettivo per il licenziante a fronte del trasferimento del diritto al licenziatario.
La licenza d'uso gratuito è un'ipotesi piuttosto rara ed è ipotizzabile nel caso in cui il soggetto licenziante voglia avvalersi della collaborazione e della organizzazione aziendale del licenziatario per diffondere una tecnologia ancora non conosciuta dal mercato e pertanto di scarso interesse economico.

Modalità di calcolo del valore della licenza d'uso

Il valore economico di un bene di proprietà intellettuale dipende dalla possibilità che un'impresa ha di sfruttare l'idea e conseguirne, quindi, dei benefici economici futuri.

In primo luogo qualsiasi determinazione del valore economico dipende dal momento in cui questa è effettuata; inoltre, essa dipende dal soggetto o dalla parte che la effettua in quanto possono essere diversi i benefici economici attesi dalle parti.

Inoltre, qualsiasi stima del valore dipende dal contesto in cui essa è effettuata, per cui i benefici economici futuri saranno diversi a seconda che il bene di proprietà intellettuale sia posseduto da una azienda sana economicamente oppure sia una azienda in liquidazione.

Qualsiasi stima del valore economico si riferisce al futuro, e quindi dipende necessariamente da una molteplicità di ipotesi e previsioni.

Cost approach

Definizione, esemplificazione, vantaggi e svantaggi di questo metodo

Il Cost Approach è il metodo di stima delle risorse monetarie che si dovrebbero impiegare per riprodurre o sostituire quel bene con uno del tutto analogo in termini di caratteristiche, potenzialità e idoneità ad offrire il medesimo servizio, nelle condizioni di obsolescenza dello stesso.

In particolare, il metodo del costo di produzione permette di determinare il valore, ad esempio del brevetto, attraverso l'analisi dei costi necessari per produrre lo stesso bene.

Invece, il metodo del costo di sostituzione permette di determinare il valore del brevetto attraverso l'analisi dei costi necessari per sviluppare un bene che consenta di offrire un medesimo servizio rispetto a quello considerato.

Tali metodi si basano su dati oggettivi e possono essere utilizzati per stimare il valore minimo richiesto per una transazione. Dall'altro, tale criterio può portare ad una sottostima o sovrastima del bene, essendo basato su dati storici senza nessuna valutazione del potenziale economico e finanziario del brevetto.

Income approach

Definizione, esemplificazione, vantaggi e svantaggi di questo metodo

L'Income Approach, a differenza del Cost Approach, ha ad oggetto le potenzialità del bene alla produzione di fatturato, ossia tutti i benefici economici attesi che derivano dal suo possesso.

In particolare tale metodo si basa sulla valutazione attuale del beneficio economico netto nell'arco di vita del bene.

Tale metodo consente di valutare il valore del diritto in considerazione anche del differente sfruttamento economico nel tempo.

Tuttavia, tale criterio non prende in considerazione l'incertezza legata all'andamento dei mercati ed allo sviluppo della tecnologia, nonché la difficoltà di previsione di variabili rilevanti, come i rischi di cessazione del reddito.

Market approach

Definizione, esemplificazione, vantaggi e svantaggi di questo metodo

Il Market Approach si fonda sul valore ottenuto per transazioni e/o cessioni di beni simili o assimilabili al bene oggetto di stima. In altre parole, tale metodo implica che il valore del bene dipenda dal prezzo che il mercato è disposto a pagare per il suo utilizzo.

Il metodo appena descritto è particolarmente flessibile ed è applicabile a diverse tipologie di beni immateriali. Inoltre, è un metodo di facile applicazione.

Tuttavia, tale metodo si fonda su dati di difficile diffusione, quali ad esempio dati inerenti a corrispettivi incassati per transazioni commerciali, e, in ragione di ciò, potrebbe risultare di difficile applicazione in caso di unicità del bene immateriale, per tipo di settore, quota di mercato, profitti conseguiti, grado di sviluppo della tecnologia impiegata, protezione legale, ecc..

Modalità di pagamento della licenza d’uso

Il pagamento come oggetto della contrattazione

Nell'ambito del contratto di licenza, il corrispettivo della concessione della licenza (esclusiva o meno) assume un ruolo centrale.
La determinazione del corrispettivo rappresenta un elemento essenziale e al tempo stesso di notevole complessità del contratto, in considerazione dal fatto che esso dipende da fattori di difficile determinazione e previsione, quali ad esempio, l'ampiezza della privativa concessa, l'esclusività o meno della licenza, l'evoluzione tecnologica del settore, la penetrazione sul mercato del prodotto e la possibilità di ulteriore espansione nella distribuzione del prodotto stesso.

Per quanto concerne questa fattispecie di contratti, la dottrina e la prassi hanno individuato diverse tipologie per la determinazione del corrispettivo, quali ad esempio, Lump sum, Paid up, Down payment, Royalties.

Lump sum

Definizione ed esemplificazione, vantaggi e svantaggi del metodo

La Lump sum è un corrispettivo unitario, una somma globale una tantum che il licenziatario corrisponde al licenziante per tutta la durata della licenza.

Pertanto, il pagamento della Lump sum è indipendente dall'entità dei profitti che realizzerà il licenziatario con lo sfruttamento economico della privativa oggetto della licenza.

Tale scelta, ovviamente, potrà essere favorevole al licenziante nel caso in cui lo sviluppo e la penetrazione nel mercato del bene licenziato siano inferiori a quanto ipotizzato in sede di contrattazione e sottoscrizione del contratto.
Viceversa, il corrispettivo Lump sum potrà essere favorevole al licenziatario qualora la risposta del mercato sia superiore alle aspettative.

Lump sum

Definizione ed esemplificazione, vantaggi e svantaggi del metodo

La Lump sum è un corrispettivo unitario, una somma globale una tantum che il licenziatario corrisponde al licenziante per tutta la durata della licenza.

Pertanto, il pagamento della Lump sum è indipendente dall'entità dei profitti che realizzerà il licenziatario con lo sfruttamento economico della privativa oggetto della licenza.

Tale scelta, ovviamente, potrà essere favorevole al licenziante nel caso in cui lo sviluppo e la penetrazione nel mercato del bene licenziato siano inferiori a quanto ipotizzato in sede di contrattazione e sottoscrizione del contratto.
Viceversa, il corrispettivo Lump sum potrà essere favorevole al licenziatario qualora la risposta del mercato sia superiore alle aspettative.

Paid-up

la copertura della capacità produttiva

Il Paid-up è un corrispettivo che "copre" una certa capacità produttiva, superata la quale il corrispettivo dovrà essere determinato con altri metodi, ad esempio con il metodo della Royalty.

Pertanto, il licenziatario paga un corrispettivo al licenziante per produrre in un dato periodo di tempo una determinata quantità di prodotti, superata la quale sarà opportuno prevedere altri metodi di determinazione del corrispettivo, quali ad esempio le Royalties ovvero il pagamento di un'altra somma una tantum.

Il Paid up, pertanto, consente al licenziante di ricevere un corrispettivo fisso, nonostante la capacità di penetrazione del mercato del bene sia inferiore alle aspettative, garantendo, in ogni caso, di regolare i casi in cui lo sfruttamento economico del licenziatario sia superiore alle capacità produttiva preventivata nel contratto.

Royalties

Definizione ed esemplificazione, vantaggi e svantaggi

Le Royalties sono la forma più diffusa di determinazione del corrispettivo nei contratti di licenza. In linea di massima, le Royalties rappresentano un corrispettivo variabile determinato da una percentuale su differenti fattori, quali il prezzo di vendita all'ingrosso o al dettaglio, il profitto del licenziatario, il costo di produzione.

Solitamente le Royalties sono computate sulla base di una percentuale del prezzo netto di vendita del prodotto licenziato.

Le Royalties possono essere crescenti o decrescenti nel tempo in relazione alle aspettative di vita commerciale del prodotto o a livelli presunti di fatturato.

Tale metodo di determinazione del corrispettivo consente sia al licenziate che al licenziatario di ricevere un profitto legato al reale andamento delle vendite del bene e penetrazione del mercato.

Royalties

Definizione ed esemplificazione, vantaggi e svantaggi

Le Royalties sono la forma più diffusa di determinazione del corrispettivo nei contratti di licenza. In linea di massima, le Royalties rappresentano un corrispettivo variabile determinato da una percentuale su differenti fattori, quali il prezzo di vendita all'ingrosso o al dettaglio, il profitto del licenziatario, il costo di produzione.

Solitamente le Royalties sono computate sulla base di una percentuale del prezzo netto di vendita del prodotto licenziato.

Le Royalties possono essere crescenti o decrescenti nel tempo in relazione alle aspettative di vita commerciale del prodotto o a livelli presunti di fatturato.

Tale metodo di determinazione del corrispettivo consente sia al licenziate che al licenziatario di ricevere un profitto legato al reale andamento delle vendite del bene e penetrazione del mercato.

Down payment

La cifra anticipata

Il Down payment, letteralmente, significa cifra anticipata.

Solitamente l'entità del Down payment richiesto dal licenziante sarà di importo consistente nei casi in cui siano minori le garanzie di effettivo sfruttamento del diritto licenziato da parte del licenziatario.

Generalmente, al Down payment, i contraenti aggiungono delle Royalties legate a fattori variabili quali la produzione o la vendita.

Forme miste

Definizione ed esemplificazione, vantaggi e svantaggi del metodo

Le diverse tipologie di corrispettivo, illustrate ai punti precedenti, possono essere combinate al fine di addivenire ad un accordo che soddisfi entrambi le parti contraenti.

Difatti, il corrispettivo per il trasferimento del diritto oggetto di licenza, può essere determinato con il metodo lump-sum ovvero down-payment a cui si potrà aggiungere anche una royalty.

Tale combinazione consente di determinare una somma fissa, a cui si aggiunge una quota del corrispettivo variabile che garantisce alle parti di addivenire ad un accordo nei casi in cui sia difficile valutare e prevedere la risposta del mercato al prodotto ovvero le capacità organizzative del licenziatario.